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浅谈专利规避--深弘广联

发布时间:2018-08-11 16:16

 
也许是由于各大电商平台对知识产权侵权处罚越来越严格,也许是由于今年两会知识产权频繁占领头条,公众对自主知识产权的保护意识越来越强,也导致越来越多的客户来深弘广联探讨专利规避的课题。结合客户常提出来的问题,今天我们来谈谈专利规避。
 
专利规避,通俗点来说就是绕道设计,英文名叫Design around,也称回避设计,是指专门针对专利而言的一种行为,是一个严格的法律术语。

1、 谁需要绕道设计?

举例来说,某公司A开发了一项新产品a,如果对其申请专利并获得授权之后,按照专利法的相关要求,未经A公司许可,任何人不得以生产经营为目的实施该项专利。此时,如果B公司发现该产品非常具有市场前景,想生产制造销售产品a,但是迫于A公司高额的许可费,此时B公司可以和专利律师一起对A公司的对产品a申请的专利进行研究,研究一种能够实现与产品a差不多的产品a1,但是a1能够规避掉专利的保护,这种行为就是绕道设计。

简单的说,就是苹果公司为iphone4的圆角矩形申请了外观专利,三星的S3做成了圆角但是非矩形的,这就是对圆角矩形专利的绕道设计,即“非矩形”绕道了“矩形”。

2、 绕道设计的方法

绕道设计的方法与专利侵权判定原则有关,专利侵权判定叫做全面覆盖。举例来说,假如公司A申请了一个带有杯盖和杯把的水杯专利后,公司B做出的水杯只有同时含有杯盖和杯把这才叫全面覆盖,才是专利侵权。如果B公司做出了的水杯只有杯盖或杯把,即省略了杯盖或杯把,此时不侵权;或者如果B公司不做杯把,而是做了一个杯托来达到替换杯把的作用,此时也不侵权。简单来说,绕道设计可以采用省略或者替换的方法。其中,替换又可进一步区分为变劣或者一般替换。

3、 绕道设计注意什么

专利侵权虽然总体原则是全面覆盖侵权,但实际情况非常复杂,还有一种等同侵权,也就是说虽然从字面上看是不侵权的,但如果以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征,此时也属于专利侵权。举例来说,一个专利要求保护的一个产品的两个部件采用的是焊接的固定连接方式,而如果绕道设计仅仅改成铆接这种方式,则还可能有侵权风险。

还有一种比较常见的能拿到专利权但是有侵权风险的案例,就是增加一个或多个要素,形成新的技术方案。
如甲公司有技术方案,包含技术特征A,B,C且已经获得专利权。乙公司在甲公司的基础上加了技术特征D,A,B,C,D这四个技术特征形成了新的技术方案。这个新的技术方案如果具有新颖性和创造性,就可以申请专利并获得授权。但需要注意的是,拥有该新方案(A,B,C,D)的授权不代表能够使用该专利(专利是一种negative right)。该新方案作为A公司专利的延伸专利,实施(生产或销售相关产品)是需要获得甲公司原专利的许可的。另一方面,甲公司当然也不能实施该新方案因为那样就会侵权乙公司的专利。甲公司和乙公司形成了锁定(locked)。这样情况下,很可能的结果就是两个公司交叉许可,那么就都可能生产新专利相应的产品了。 

 

也就是说,绕道设计应道注意一个度的问题,这个度就是专利侵权的判定。一项成功的绕道设计应当满足三方面要求,第一,可以规避掉侵权风险,第二,商业上依然有竞争力,第三,技术上可实现。也就是说,需要同时满足法律、市场、和技术的要求。

借用乔布斯引用毕加索的话说:“拙匠抄,巧匠盗” "good artists copy, great artists steal"。站在巨人的肩膀上才能做得更好,绕道设计是一种十分积极的正面的商业行为,符合人类历史发展规律,但是要注意规避掉专利侵权风险。在实际的操作中,需要技术人员、市场人员和专业人士协同工作才能做好。

当然在实际中会遇到各种各样的问题,深弘广联知识产权事务所非常乐意与广大技术人员一起实例探讨。


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  • 文章来源:深弘知识产权代理
  • 作者:李雷